Изобретательский уровень и неочевидность - Inventive step and non-obviousness

Патентное право
Обзоры
Патенты История Экономика Общественные взгляды
Основные понятия
Заявление Обвинение Оппозиция Лицензирование Нарушение Оценка Патентные претензии
Патентоспособность
Новинка Изобретательский уровень и неочевидность Изобретательство Промышленная применимость Патентоспособный объект Специалист в данной области Предшествующий уровень техники Полезность
Дополнительные требования
Достаточность раскрытия Единство изобретения
По региону / стране
Договор о патентной кооперации (PCT) Австралия Канада Китай Европа Германия Япония Нидерланды Соединенные Штаты
По конкретному предмету
Биологические Деловой метод Химическая Страхование Программное обеспечение Налог
Смотрите также
Категория Глоссарий
v т е

Изобретательские и неочевидность отражают общую патентоспособность требование присутствует в большинстве патентных законов , в соответствии с которым изобретение должно быть достаточно изобретательским-то есть, неочевидное-для того , чтобы быть запатентована. Другими словами, «[] принцип неочевидности спрашивает, находится ли изобретение на достаточном расстоянии от уровня техники или выше ».

Выражение «изобретательский уровень» преимущественно используется в Европе, тогда как выражение «неочевидность» преимущественно используется в патентном праве США . Иногда используется выражение «изобретательность». Хотя основной принцип примерно одинаков, оценка изобретательского уровня и неочевидности варьируется от страны к стране. Например, практика Европейского патентного ведомства (ЕПВ) отличается от практики в Соединенном Королевстве.

Обоснование

Цель требования об изобретательском уровне или неочевидности состоит в том, чтобы избежать выдачи патентов на изобретения, которые вытекают только из «нормального проектирования и разработки продукта», для достижения надлежащего баланса между стимулами, предоставляемыми патентной системой, а именно поощрением инноваций, и его социальные издержки, а именно временные монополии. Таким образом, полоса неочевидности является мерой того, что общество принимает как ценное открытие. Дополнительными причинами требования неочевидности являются создание стимулов для фундаментальных исследований, а не «постепенных улучшений», и минимизация «распространения экономически незначимых патентов, поиск и лицензирование которых обходятся дорого».

Согласно теории побуждения, «если идея настолько очевидна, что люди, работающие в этой области, разработают ее без особых усилий, тогда стимулы, предоставляемые патентной системой, могут оказаться ненужными для ее создания». Таким образом, существует потребность в «разработке некоторых средств отсеивания тех изобретений, которые не были бы раскрыты или изобретены, если бы не побуждение к патенту». Мергес и Даффи сожалеют о том, что «стандарт побуждения не оказал влияния на правовую доктрину, и его отсутствие в последующей судебной практике поднимает один из величайших безответных вопросов патентного права: как суды могут продолжать игнорировать кажущийся разумным и теоретически надежный подход к определению? патентоспособность? "

Споры и альтернативы

Пытаясь отсеять «легкие» изобретения, требование неочевидности привносит несколько недостатков в общую патентную систему, особенно в области фармацевтики, которая в наибольшей степени зависит от патентной защиты. Например,

Хотя все страны с активно функционирующими патентными системами в настоящее время предъявляют требование об изобретательском уровне, необходимость такой доктрины ставится под сомнение. Например, в качестве альтернативного подхода была предложена «существенная новизна». Кроме того, во многих странах, помимо патентов, есть полезные модели , которые имеют более низкие (или нулевые) требования в отношении неочевидности в обмен на более короткий срок действия монополии. Наличие защиты полезной модели сводит к минимуму для изобретателей, разработчиков и производителей риск, связанный с неопределенностью результатов анализа неочевидности (судебного разбирательства) (см. Ниже).

В США нет градации более сильного изобретательского уровня - более длительный срок действия патента и используется подход «все или ничего». При такой системе проведение границы между изобретательским (все) и очевидным (ничего) неоднозначно, как показывают многочисленные судебные иски с изменяющимися результатами по апелляции (например, Sanofi-Aventis GmbH против Glenmark Pharmaceuticals , 748 F. 3d 1354 (Fed. Circuit 2014)). Кроме того, уникальной является возможность представить в качестве доказательства факты неочевидности, обнаруженные после подачи соответствующей патентной заявки. (например, Knoll Pharm. Co. против Teva Pharm. USA, Inc. 367 F.3d 1381, 1385 (Федеральный округ 2004 г.) и Genetics Inst., LLC против Novartis Vaccines & Diagnostics, Inc. 655 F.3d 1291, 1307 (Fed.Circ.2011), In re Khelgatian 53 CCPA 1441, 364 F.2d 870, 876 (1966)).

Несмотря на то, что потребность в низкой планке изобретательности была хорошо известна, предложенные средства ее реального измерения оказались довольно неудачными, несмотря на 200-летнюю историю прецедентного права. "Четкий и простой для последовательного применения стандарт укажет, где именно находится планка неочевидности, предоставляя обществу в целом и законодателям в частности ориентир для оценки эффективности патентной системы. Более того, такой стандарт позволит суды низшей инстанции должны правильно и последовательно определять неочевидность, по крайней мере, гипотетически уменьшая неопределенность, вызывая единообразие и снижая вероятность отмены ». Г-н Сесил Д. Куиллен-младший, старший советник Putnam, Hayes and Bartlett, Inc. и бывший главный юрисконсульт компании Eastman-Kodak , соглашается: патент, который заслуживает уважения, а не просто приглашение к рулетке судебного процесса ». Однако Верховный суд США раскритиковал патентное агентство за несоблюдение тех же стандартов, что и суды:

[Следует помнить, что основная ответственность за отсеивание непатентоспособного материала лежит на Патентном ведомстве. Ожидание судебного разбирательства для всех практических целей ослабляет патентную систему. Мы наблюдаем печально известную разницу между стандартами, применяемыми Патентным ведомством и судами. Хотя для объяснения этого несоответствия можно привести множество причин, одна из них может быть полной свободой действий экзаменаторов при использовании концепции «изобретения».

Юрисдикции

Канада

Требование неочевидности кодифицировано в разделе 28.3 Закона о патентах (RSC, 1985, c. P-4) .

28.3 Предмет, определяемый формулой заявки в заявке на патент в Канаде, должен быть предметом, который не был бы очевиден на дату заявки для специалиста в области техники или науки, к которой он относится, с учетом

(a) информация, раскрытая более чем за год до даты подачи заявки заявителем или лицом, которое прямо или косвенно получило информацию от заявителя таким образом, что информация стала доступной для общественности в Канаде или в другом месте; а также

(b) информация, раскрытая до даты требования лицом, не упомянутым в пункте (а), таким образом, что информация стала общедоступной в Канаде или в другом месте.

Верховный суд Канады подтвердил тест на неочевидность выложенный в Windsurfing International Inc. против Табура Marine (Великобритания) Ltd. В Апотексе Inc. v Саного-Синтелаб Canada Inc.. :

1. Определите условного «специалиста в данной области» и определите соответствующие общие знания этого человека;
2. Определить изобретательскую концепцию рассматриваемого пункта формулы изобретения или, если это не может быть легко сделано, истолковать его;
3. Выявить, какие существуют различия, если таковые имеются, между предметом, упомянутым как составляющий часть «уровня техники», и изобретательской концепцией формулы или формулы в том виде, в каком они истолкованы;
4. Если рассматривать заявленное изобретение без каких-либо сведений, представляют ли эти различия этапы, которые были бы очевидны для специалиста в данной области, или они требуют какой-либо степени изобретательности?

Канадские суды также признают эквиваленты объективных признаков США, то есть факторов, поддерживающих патентоспособность изобретения:

1. Давно ощущаемая, но неудовлетворенная потребность в изобретении, в то время как необходимые для его реализации искусства и элементы уже давно были доступны;
2. Понимание того, что проблема существует и в чем проблема, ранее не было замечено специалистами в данной области;
3. Существенные попытки специалистов в данной области удовлетворить потребность в (1) или справиться с трудностями, возникающими из-за непонимания проблемы (2);
4. Коммерческий успех изобретения причинно связан с самим изобретением, а не с такими факторами, как реклама или привлекательная упаковка;
5. Замена в промышленности устройств предшествующего уровня техники запатентованным изобретением;
6. Оперативное копирование изобретения патентообладателя конкурентами;
7. Признание промышленностью патента действительности путем соблюдения патента посредством получения лицензий или без нарушения патента, либо и того, и другого:
8. Существование предшествующего уровня техники или знаний, не связанных с техническим направлением патентообладателя;
9. Неожиданность результатов изобретения для специалистов в данной области техники; а также
10. Неверие и недоверие специалистов в данной области техники к тому, что подход патентообладателя сработал.

Европейская патентная конвенция (EPC)

В соответствии со статьей 52 (1) в сочетании со статьей 56, первое предложение ЕПК, европейские патенты выдаются на изобретения, которые, среди прочего, включают изобретательский уровень, то есть изобретение, с учетом современного уровня техники. , не должно быть очевидным для специалиста в данной области .

В экспертизы Отделы , в оппозиции отделы , а также советы по апелляциям ЕПВ почти всегда применять «подход проблема-решение» для того , чтобы оценить и решить , идет ли изобретение имеет изобретательский уровень. Подход заключается в следующем:

1. определение ближайшего известного уровня техники , наиболее подходящего известного уровня техники или, по крайней мере, реалистичной отправной точки;
2. определение объективной технической проблемы , то есть определение, с точки зрения ближайшего уровня техники, технической проблемы, которую заявленное изобретение решает и успешно решает; а также
3. рассматривает ли или не заявленное решение к объективной технической проблемы очевидно для специалиста с учетом состояния искусства в целом.

Этот последний шаг проводится по принципу «мог-бы». В соответствии с этим подходом, вопрос, который необходимо решить, чтобы оценить, включает ли изобретение изобретательский уровень, заключается в следующем (вопрос является кульминацией подхода «проблема-решение»):

Есть ли в предшествующем уровне техники в целом какое-либо учение , которое , а не просто могло бы побудить квалифицированного специалиста, столкнувшегося с объективной технической проблемой, сформулированной при рассмотрении технических характеристик, не раскрытых в ближайшем уровне техники, к модификации или адаптации? упомянутый ближайший известный уровень техники, принимая во внимание это учение [обучение предшествующему уровню техники, а не только обучение ближайшему известному уровню техники], тем самым придя к чему-то, подпадающему под условия формулы изобретения, и, таким образом, достигнув того, чего достигает изобретение?

Если бы специалисту было предложено модифицировать ближайший уровень техники таким образом, чтобы прийти к чему-то, подпадающему под условия формулы изобретения, тогда изобретение не предполагает изобретательского уровня.

Дело не в том, мог ли специалист в данной области техники прийти к изобретению путем адаптации или модификации ближайшего известного уровня техники, а в том, сделал бы он это, потому что предшествующий уровень техники побудил его сделать это в надежде решить объективную техническую проблему. или в ожидании некоторого улучшения или преимущества. Это должно было иметь место для квалифицированного специалиста до даты подачи заявки или даты приоритета, действительной для рассматриваемой претензии.

Великобритания

Основным тестом для оценки изобретательского уровня остается установленный законом тест: Actavis v Novartis [2010] EWCA Civ 82 at [17]. Этот тест выглядит следующим образом: изобретение считается имеющим изобретательский уровень, если он «не очевиден» для «специалиста в данной области техники» с учетом любого вопроса, который составляет часть «уровня техники» посредством достоинство раздела 2 (2): S 3 Patents Act 1977 .

Суды Соединенного Королевства приняли общую основу, чтобы помочь приблизиться (не отвечать) к основному законодательному тесту. Он известен как виндсерфинг или тест Поццоли .

В деле Windsurfing International Inc. против Tabur Marine (GB) Ltd. [1985] RPC 59 Апелляционный суд предложил следующую схему:

1. Определить изобретательский замысел, воплощенный в патенте;
2. Приписать обычно квалифицированному, но лишенному воображения адресату, то, что было общеизвестным в данной области техники на дату приоритета;
3. Выявить различия (если таковые имеются) между цитируемым объектом и предполагаемым изобретением; а также
4. Решите, представляют ли эти различия (рассматриваемые без какого-либо знания о предполагаемом изобретении) этапы, которые были бы «очевидны» для специалиста, или они требовали какой-либо степени изобретательности.

Этот тест был немного переработан в недавнем деле Апелляционного суда Поццоли Спа против BDMO SA & Anor [2007] EWCA Civ 588 (22 июня 2007 г.):

1. (a) определить условного «специалиста в данной области», (b) определить соответствующие общие знания этого человека;
2. Определить изобретательскую концепцию рассматриваемого пункта формулы изобретения или, если это не может быть легко сделано, истолковать его;
3. Выявить, какие существуют различия, если таковые имеются, между предметом, упомянутым как составляющий часть «уровня техники», и изобретательской концепцией формулы или формулы в том виде, в каком они истолкованы;
4. Если рассматривать заявленное изобретение без каких-либо сведений, представляют ли эти различия этапы, которые были бы очевидны для специалиста в данной области, или они требуют какой-либо степени изобретательности?

В деле Schlumberger Holdings Ltd против Electromagnetic Geoservices AS [2010] EWCA Civ 819 (28 июля 2010 г.) Апелляционный суд пояснил, что вымышленный квалифицированный адресат (который может быть квалифицированной командой), используемый для определения изобретательского уровня, может отличаться от того, который использовался для определение конструкции или достаточности иска.

Соединенные Штаты

«Неочевидность» - это термин, используемый в патентном законодательстве США для описания одного из требований, которым должно соответствовать изобретение, чтобы претендовать на патентоспособность, кодифицированный в 35 USC §103 . Одним из основных требований патентоспособности в США является то, что патентуемое изобретение не является очевидным, а это означает, что «человек, обладающий обычными навыками в данной области» (PHOSITA) не будет знать, как решить проблему, на решение которой направлено изобретение. используя точно такой же механизм. Поскольку стандарт PHOSITA на практике оказался слишком неоднозначным, Верховный суд США позже представил еще два полезных подхода, которые в настоящее время контролируют практический анализ неочевидности патентными экспертами и судами: Graham et al. против John Deere Co. из Канзас-Сити и др. , 383 US 1 (1966) дает указания относительно того, что является «неочевидным», а KSR v. Teleflex (2006) дает указания относительно того, что является «очевидным».

Историческое развитие

В конституции требование неочевидности установлено в статье 1, разделе 8, пункте 8 : «Конгресс имеет право… содействовать прогрессу науки… путем обеспечения на ограниченное время… изобретателям исключительного права на их… Открытия ». Выражение « продвигать прогресс науки» определяет цель патентной системы, которая заключается в поощрении частных инвестиций в фундаментальные научные исследования, а не в предоставлении монополии на то, что взято из общественного достояния (или на то, что ограничивает возможности выполнения исследования, например инструменты исследования, не подлежат патентованию). Требование « Прогресс науки» конституционно подтверждает прагматический подход к неочевидности, описанный ниже. Слово « открытия» определяет уровень, до которого должен подняться вклад в прогресс науки, чтобы заслужить временную монополию.

1790-1850: первые дни

Первый патент статут , принятый Конгрессом в 1790 году требуется патентоспособные изобретения или открытия , чтобы быть «достаточно полезными и важными». Можно интерпретировать важное как важное для прогресса науки, поскольку важность для экономики констатируется полезным . Следующий патентный закон 1793 г. не содержал важной формулировки, но заявлял, что «простое изменение формы или пропорций любой машины или состава материи в какой-либо степени не должно считаться открытием». (Это заявление фактически было заимствовано из Закона о патентах Франции 1791 г. ). Это нашло отражение в письме Томаса Джефферсона 1814 года, в котором объясняется, что изменение материала, например, с чугуна на кованое, недостаточно для патентоспособности.

Сложность формулирования условий патентоспособности усугублялась общностью конституционного гранта и законодательных актов, реализующих его, а также лежащей в основе политики патентной системы, согласно которой «вещи, стоящие для общества, затрудняют получение исключительного патента», поскольку Джефферсон, по словам Джефферсона, должен перевесить ограничительный эффект ограниченной патентной монополии. В Законе о патентах 1836 года не было формулировки «просто меняющиеся», а вместо этого говорилось, что Уполномоченный по патентам уполномочен выдавать патент на любое «достаточно используемое и важное» изобретение или открытие.

Верховный суд США впервые рассмотрел вопрос изобретательности / неочевидности / открытия в 1822 году в деле Эванс против Итона (20 US 356 431), когда он одобрил толкование суда низшей инстанции, согласно которому патентоспособное улучшение должно включать изменение в «принцип машины », а не «простое изменение формы или пропорций». В настоящее время такие вариации обычно трактуют как недостаток новизны, а не изобретательского уровня.

1851–1951: изо всех сил пытается найти практические критерии

Проблема неочевидности снова дошла до Верховного суда США в 1851 году в деле Хотчкисс против Гринвуда . Вопрос заключался в том, заслуживает ли замена известных материалов дверных ручек, таких как металл или дерево, новым материалом - фарфором - патент. Суд пришел к выводу, что «усовершенствование - работа умелого механика, а не изобретателя», и признал патент недействительным. Такой подход предусматривает направление мысли, которое позже было сформулировано как подход PHOSITA (специалист в данной области техники) к анализу изобретательности. Несмотря на начало разработки подхода PHOSITA, Суд не предоставил практических средств для определения того, какая изобретательность заслуживает патента. Здесь стоит отметить, что Eaton и Hotchkiss, соответственно, иллюстрируют существующую до сих пор тенденцию к утверждению соответствующей изобретательности, определяя как очевидное (отсутствует изобретательский уровень / открытие), так и то, что неочевидно (имеет изобретательский уровень / открытие). .

В период с 1851 по 1951 год несколько новых дел, связанных с неочевидностью заявленного предмета патентов, дошли до Верховного суда. Одним из примечательных дел является дело Rubber-Tip Pencil Co. против Howard 87 US (20 Wall.) 498 (1874 г.), в котором Верховный суд признал недействительным патент на карандаш с резиновым колпачком-ластиком, исходя из теории, что все знают, что резина будет приклеить к дереву, вставленному в отверстие в резине. В другом заслуживающем внимания деле Sinclair & Carrol Co. против Interchemical Corp. (1945 г.) Верховный суд США постановил, что патент «не был результатом долгих и трудных экспериментов» и что «чтение списка и выбор известного соединения выполнить известные требования не более изобретательно, чем выбрать последний кусок, который нужно вставить в последнее отверстие в головоломке с лобзиком ".

Однако в то время суды изо всех сил пытались найти как требуемые уровни изобретательности и очевидности, так и практически полезные критерии для измерения этих уровней. Одним из ярких примеров этой борьбы является дело Cuno Engineering против Automatic Devices Corp. в Верховном суде США в 1941 году , которое, как утверждается, установило доктрину « вспышка гениальности» как тест на патентоспособность изобретения: «новое устройство должно раскрыть вспышку. творческого гения, а не только навыка призвания ».

Считалось, что подход «Вспышка гения» сместил анализ изобретательности с важности и с PHOSITA на состояние ума изобретателя; это вызвало бурю негодования в сообществе патентного права, поскольку суды изо всех сил пытались найти альтернативные подходы. Одним из ярких примеров этой борьбы является позиция судьи Дугласа в деле Great Atlantic & Pacific Tea Co. против Supermarket Equipment Corp. в 1950 году, где он высказал мнение, что для получения патента изобретение «должно служить цели науки - раздвинуть границы химии, физики и тому подобного "; в то время как двумя годами ранее в деле Funk Bros. Seed Co. против Kalo Inoculant Co. он заявил, что открытие нового природного принципа - само по себе не подлежит патентованию, «каким бы изобретательным ни было открытие этого природного принципа».

Аналогичная проблема снова возникла в Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc. (2012 г.), где большинство голосов в Верховном суде США заявили: «Вывод состоит в том, что (1) недавно открытый закон природы сам по себе не подлежит патентованию и (2) применение этого недавно открытого закона также является обычно непатентоспособным, если приложение просто полагается на элементы, уже известные в данной области ». Однако стоит отметить, что это мнение остается весьма спорным; как заявил судья Стивен Брейер , это рискует сделать «все изобретения непатентоспособными, потому что все изобретения могут быть сведены к основополагающим принципам природы, которые, будучи однажды известными, делают их реализацию очевидной». Майо, 132 S. Ct. в 1303–04

Эта позиция подняла вопросы о необходимости установления границ патентоспособной области не только с помощью обычных усовершенствований, но также и с крупными достижениями в науке, т. Е. Созданием слишком большой монополии, которая может скорее препятствовать, чем способствовать прогрессу науки. В настоящее время последняя граница устанавливается посредством требования в отношении патентоспособного объекта (исследовательские инструменты, научные теории и законы не подлежат патенту), в то время как вопрос о том, сколько изобретательности требуется для получения патента, должен быть определен через -требование очевидности.

Тенденция, которая начала развиваться примерно в 1950 году (и доминирует сегодня), заключалась в том, чтобы требовать раскрытия элемента открытия при предоставлении патентной монополии только на одно или несколько «конкретных приложений [естественных] законов», которые первооткрыватель придумал до самое первое раскрытие становится опубликованным. Ожидается, что двойственность между требованием неочевидности и чрезмерно широким объемом требований получит дальнейшее развитие в Верховном суде США со временем.

Решение Верховного суда США по делу Great Atlantic & Pacific Tea Co. против Supermarket Equipment Corp. в 1950 году часто считается высшей точкой прагматического подхода, поскольку суд отменил (после утверждений в двух нижестоящих судах) выдачу патента коммерчески успешное, но очень простое механическое устройство как просто «гаджет». Основываясь на своем решении, комбинация, «которая объединяет только старые элементы без изменения их соответствующих функций» является непатентоспособной, потому что такой патент «очевидно отводит то, что уже известно, в сферу его монополии и уменьшает ... ресурсы, доступные для. умелые мужчины ". Другой пример недостаточной изобретательности того времени можно найти в In re Aller (CCPA, 1955): «Не изобретательно обнаруживать оптимальные или рабочие диапазоны с помощью рутинных экспериментов». Это ограничение, однако, было снято позже в тех случаях, когда «параметр должен быть признан как эффективная в результате переменная перед определением стандартного экспериментирования».

В качестве практической проверки прагматического подхода для использования нижестоящими судами Верховный суд предложил «необычные или неожиданные последствия» сочетания старых элементов: «[Только] когда целое каким-либо образом превышает сумму своих частей, является скопление старых устройств, подлежащих патентованию ». Хотя время подтвердило прагматический подход (способствует ли патент прогрессу науки или отнимает ли он от общественного достояния), критерий «необычных или неожиданных последствий» на практике оказался слишком двусмысленным и завышенным. С другой стороны, критерий «против» для комбинации, которая «объединяет только старые элементы без изменения их соответствующих функций», с тех пор используется на практике.

Другим важным случаем этого периода является Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co. Она установила линию мысли, что не востребовано изобретателя в выдан патент , но очевидное изменение того , что было заявлено , следует рассматривать согласно требованиям Доктрины эквивалентов .

Однако ни прагматический подход, ни критерий «необычных или неожиданных последствий» не получили дальнейшего развития в то время, потому что в 1952 году Конгресс использовал другой подход к определению неочевидности, основанный на субъективном факторе, аналогичном изобретательскому (названному PHOSITA, т.е. человек, обладающий обычными навыками в искусстве) в состоянии ума.

1952–1964: PHOSITA

Чтобы уменьшить влияние неочевидности на патентоспособность, устранить проблеск гениальности и предоставить более справедливый и практичный способ определения того, заслуживает ли раскрытие изобретения патентной монополии, Конгресс взял этот вопрос в свои руки. и вступил в силу Закон о патентах 1952 г. 35 USC Раздел § 103 гласит:

Патент не может быть получен, хотя изобретение не раскрыто или описано идентично, как изложено в разделе 102 (Требование новизны) этого заголовка, если различия между предметом запатентования и предшествующим уровнем техники таковы, что предмет в целом, в то время, когда изобретение было сделано, было бы очевидно для специалиста с обычными навыками в данной области, к которой относится указанный предмет. Патентоспособность не может быть отменена способом создания изобретения.

Последнее предложение о манере было добавлено для того, чтобы подавить проблеск гениальности .

Патентный закон 1952 года добавил 35 USC § 103, который эффективно кодифицировал неочевидность как требование, демонстрирующее, что идея подходит для патентной защиты. Раздел по существу требует сравнения предмета патента, запатентованного, и известного уровня техники, чтобы определить, был ли предмет патента в целом очевиден во время изобретения для Лица, имеющего обычные искусство в искусстве, известное как PHOSITA. (Подобные критерии были приняты и в настоящее время используются во многих других странах.) Кларк считал, что Конгресс, принимая Закон, намеревался кодифицировать и прояснить общее право, окружающее Патентный закон, сделав явным требование неочевидности. Однако этот тест оказался неоднозначным и мало помог на практике, поскольку PHOSITA не существует.

1964–1984: трилогия Адамса и факторы Грэма

Вскоре Верховный суд дал более практическое толкование Закона о патентах 1952 года. Он следовал подходу, начатому в Great Atlantic, с правилом отклонения для комбинации, которая «только объединяет старые элементы без изменения их соответствующих функций», и вскоре добавил правила принятия. . Это было сделано, и теперь это называется «трилогией Адамса»: Calmar v. Cook Chemical (1964), [9] Graham v. John Deere Co. (1966) и United States v. Adams (1966).

В деле Graham v. John Deere Co. Суд постановил, что § 103 требует определения следующих фактов для решения вопроса очевидности:

1. объем и содержание известного уровня техники;
2. уровень обычных навыков в данной области;
3. отличия заявленного изобретения от известного уровня техники.

Кроме того, Суд упомянул «второстепенные соображения», которые в соответствующих случаях могут служить доказательством неочевидности. Они (вместе с правилом отклонения Great A.&P. Tea для комбинации, которая «только объединяет старые элементы без изменения их соответствующих функций») составляют практически полезный подход к определению того, какое заявленное изобретение неочевидно. и их обычно называют «факторами Грэма». Последние после нескольких пересмотров нижестоящими судами выглядят в современном виде следующим образом:

1. коммерческий успех благодаря изобретательскому аспекту устройства;
2. давно ощущаемые, но нерешенные потребности; а также
3. постоянные неудачи других (для того, чтобы такие доказательства свидетельствовали об очевидности / неочевидности, необходимо продемонстрировать, что заявленное изобретение решает конкретную проблему и что предыдущие безуспешные попытки решить ту же самую проблему были предприняты квалифицированными специалистами, оснащенными информированное знание проблемы и инструменты известного уровня техники, необходимые для ее решения.)

Последующее развитие прецедентного права подчеркнуло, что факторы Грэма и другие второстепенные соображения не могут преодолеть веские доказательства очевидности prima facie .

На практике эти (и другие добавленные позже) второстепенные соображения стали наиболее полезными критериями неочевидности: «Действительно, свидетельства вторичных соображений часто могут быть наиболее доказательными и убедительными доказательствами в протоколе. быть очевидным в свете предшествующего уровня техники не было ».

Дело США против Адамса (1966 г.) - особенно примечательное дело, когда один-единственный изобретатель, работавший в своем гараже над первичной батареей Mg / CuCl / Cu, выиграл дело о нарушении патентных прав против правительства США в Верховном суде, основанное, главным образом, нафакторах Грэма. (например, повторные неудачи других). В трилогии о неочевидности Верховный суд далее развил положительный вторичный фактор неочевидности в дополнение к факторам Грэма в качестве отрицательных вторичных соображений, но отметил, что вторичные факторы не могут преодолеть сильные доказательства очевидности prima facie . В отличие от дела США против Адамса , где Суд признал, что, когда патент заявляет о структуре, уже известной в уровне техники, которая изменена простой заменой одного элемента на другой, известный в данной области, комбинация должна делать больше, чем давать предсказуемый результат: в деле Anderson's-Black Rock, Inc. против Pavement Salvage Co. (1969) два ранее существовавших элемента в комбинации сделали не больше, чем они могли бы выполнить в отдельной последовательной операции. Точно так же в деле Sakraida v. Ag Pro Inc. (1976) Верховный суд США единогласно признал заявленное изобретение (система смыва водой для удаления коровьего навоза с пола молочного коровника) очевидным, поскольку оно «просто размещает старые элементы без» создание новой или другой функции », хотя« несомненно, это вопрос большого удобства, получение желаемого результата более дешевым и быстрым способом и получение коммерческого успеха ». Это важный прецедент, поскольку он полностью изменил первый фактор Грэма (коммерческий успех) Кроме того, в деле Dann v. Johnston (1976) Верховный суд предупредил, что «простое существование различий между предшествующим уровнем техники и изобретением не доказывает неочевидность изобретения. Разрыв между предшествующим уровнем техники и системой ответчика просто не настолько велик, чтобы сделать систему неочевидной для достаточно квалифицированного специалиста в данной области ».

В течение этого периода другие суды также рассмотрели дополнительные второстепенные соображения (в порядке важности в соответствии с судьей Лирнед Хэнд :

1) давно ощущаемая потребность в решении реальной проблемы, которая была признана в уровне техники или в отрасли.

2) неспособность других решить ту же проблему (при наличии тех же знаний)

3) значительные усилия и дороговизна разработки изобретения.

4) скептицизм или неверие в изобретение как показатель неочевидности.

5) копирование, похвала, неожиданные результаты и признание в отрасли как индикаторы неочевидности.

6) копирование как показатель неочевидности

7) коммерческий успех.

8) неожиданные преимущества.

Наличие нескольких благоприятных соображений усиливает аргументы в пользу неочевидности.

Другим важным результатом Грэхема стало решение, что неочевидность патентной заявки - это вопрос закона, а не вопрос факта, то есть это должно решаться судьей, а не присяжными. Тем не менее, Суд прокомментировал, что «условие статьи 103 (очевидность)» поддается нескольким базовым фактическим исследованиям ». Это было резкое изменение 150-летней истории прецедентов, когда вопросы действительности патента рассматривались как вопросы факта. Неочевидность в патенте Закон: вопрос закона или факта ?, 18 Wm. & Mary L. Rev. 612 (1977), https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol18/iss3/7 Тем не менее, язык Грэма оставил двусмысленность, "будь то Суд имел в виду указать, что очевидность - это фактический вывод, сделанный на основе результатов доказательств, или юридический вывод, основанный на фактических исследованиях. " Неочевидность в патентном праве: вопрос закона или факта?", 18 Wm. & Mary L. Rev. 612 (1977 г.) ), https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol18/iss3/7. Впоследствии суды низшей инстанции прояснили этот вопрос: хотя определения, касающиеся объема и содержания предшествующего уровня техники, различия между предшествующим уровнем техники и запатентованный объект, и уровень квалификации в соответствующей области является фактическим в естественных (и оставлено на усмотрение присяжных), окончательный вывод об очевидности - это вывод о праве (решение судьи) ... Таким образом, вывод о очевидности в соответствии с разделом 103 представляет собой вывод о том, что группа лиц была способна добиться такого же улучшения. в уровне техники, как было сделано патентообладателем.

1984–2006: Тест на обучение-внушение-мотивацию.

В то же время недавно созданный Апелляционный суд Соединенных Штатов для Федерального округа , который должен был установить единое прецедентное право для апелляций в отношении действительности патента, начал полностью отвергать «необычный и неожиданный подход» и ввел «учение, предложение и мотивация »(TSM) в ACS Hosp. Sys. (1984) . Тест позволял отклонить патент по причине очевидности только тогда, когда фактическое учение, предложение или мотивация из предшествующего уровня техники показывают уместность запатентованной комбинации.

Далее, очевидным можно считать сочетание ранее известных элементов. Как утверждал Федеральный округ в деле Winner Int'l Royalty Corp. v. Wang , в предшествующем уровне техники должно быть предложение или указание объединить элементы, показанные в предшествующем уровне техники, чтобы найти патент очевидным. Таким образом, в целом, по утверждению Федерального округа, критический вопрос заключается в том, есть ли что-то в предшествующем уровне техники, указывающее на желательность и, следовательно, на очевидный характер комбинации ранее известных элементов.

Это требование обычно называется тестом «обучение-внушение-мотивация» (TSM) и, как говорят, служит для предотвращения предвзятости, связанной с задним числом . Поскольку почти все изобретения представляют собой некоторую комбинацию известных элементов, тест TSM требует, чтобы патентный эксперт (или обвиняемый нарушитель) продемонстрировал наличие некоторого предложения или мотивации для объединения известных элементов для формирования заявленного изобретения. Некоторые критики теста TSM утверждали, что тест требует доказательств явного обучения или предложения внести конкретную модификацию в известный уровень техники, но федеральный округ ясно дал понять, что мотивация может быть неявной и может быть обеспечена, например, преимущество, полученное в результате модификации. Другими словами, явного объяснения предшествующего уровня техники или предложения внести конкретную модификацию достаточно, но не требуется для установления очевидности.

Тест TSM на самом деле больше похож на требование новизны, чем на неочевидность. Несмотря на немедленный и массовый резонанс в техническом и юридическом сообществе, критикующим TSM как слишком низкий, Конгресс не предпринял никаких действий для отмены стандарта TSM. Однако его заявление было уточнено Верховным судом США в деле KSR v. Teleflex (2007).

Очевидный	Не очевидно
простое изменение формы или пропорций (Evans, 1822)	изменение «принципа машины» (Эванс, 1822 г.)
замена материала на известный материал без изменения функции, даже если это приводит к более низкой стоимости (Hotchkiss 1851)	необычные или неожиданные последствия (Great Atlantic, 1950)
объединяет только старые элементы без изменения их соответствующих функций. (Великая Атлантика, 1950)	Накопление старых устройств может быть запатентовано только тогда, когда целое каким-то образом превышает сумму своих частей »(Great Atlantic, 1950).
когда в патенте заявлена ​​структура, уже известная в уровне техники, которая изменяется простой заменой одного элемента на другой, известный в данной области, комбинация должна делать больше, чем давать предсказуемый результат. Адамс, 1966 год.	Непредсказуемые результаты замены / комбинации (обратный Адамс)
[t] два [ранее существовавших элемента] в комбинации сделали не больше, чем они сделали бы в отдельной, последовательной операции. Anderson's-Black Rock, Inc. против Pavement Salvage Co., 1969.	Синергизм от комбинации (обратный Адамс).
Уровень техники предполагает простую возможность такого решения, даже если в нем не указаны точные диапазоны (TSM).	скептицизм или недоверие до изобретения (Environmental Designs, 1983). Неудача других (Грэм)
Заявленное решение не используется на практике, и иск подан патентным троллем.	копирование, похвала, неожиданные результаты и признание в отрасли. Аллен Арчери, 1987 год. Коммерческий успех (Грэм).
Объединение элементов предшествующего уровня техники в соответствии с известными методами для получения предсказуемых результатов; КСР, 2007 г.	Непредсказуемые результаты, даже если комбинация включает известные элементы и методы, а еще лучше, если элемент или метод являются новыми.
Простая замена одного известного элемента на другой для получения предсказуемых результатов. КСР, 2007 г.	Непредсказуемый результат (ы) замены.
Использование известной техники для улучшения аналогичных устройств (методов или продуктов) таким же образом. КСР, 2007 г.	Использование техники для улучшения разнородных устройств (методов, продуктов), даже если техника известна в другой области
«Очевидно, что нужно попробовать» - выбор из конечного числа идентифицированных, предсказуемых решений с разумным ожиданием успеха. КСР, 2007 г.	Если решение непредсказуемо и найдено экспериментально, а еще лучше, если само существование решения (подходящий диапазон) непредсказуемо.
Известная работа в одной области может побуждать к ее вариациям для использования либо в той же самой области, либо в другой, основанной на дизайнерских стимулах или других рыночных силах, если вариации предсказуемы для среднего специалиста в данной области. КСР, 2007 г.	Использование техники, даже если она известна в другой области, для улучшения разнородных устройств (методов, продуктов), если «фактическое применение выходит за рамки его или ее навыков» (KSR) = т.е. вариации непредсказуемы.
Когда работа доступна в одной сфере деятельности, стимулы к дизайну и другие рыночные силы могут вызывать ее вариации в той же или в другой сфере. Если специалист с обычными навыками может реализовать предсказуемую вариацию, § 103, вероятно, лишит его патентоспособности. Сакраида против AG Pro, Inc. (1976)	Давно ощущаемые, но нерешенные потребности (Грэм), если только эти потребности не решаются недавно опубликованным методом (с предсказуемым диапазоном требований)
если метод был использован для улучшения одного устройства, и PHOSITA признает, что он улучшит аналогичные устройства таким же образом, использование этого метода очевидно	если фактическое применение [техники] не выходит за рамки навыков [PHOSITA] ... (Сакраида)
Хотя «несомненно, это вопрос большого удобства, получения желаемого результата более дешевым и быстрым способом и пользующегося коммерческим успехом», заявленная система «не обеспечивает новой или иной функции» и, следовательно, не подлежит патентованию. Sakraida v. AG Pro , Inc. (1976)	коммерческий успех (Грэм)
нет изменений в соответствующих функциях элементов комбинации; это конкретное использование сборки старых элементов будет очевидно любому специалисту в области механического применения. Сакраида против AG Pro, Inc. (1976)	коммерческий успех (Грэм)
нет изменений в соответствующих функциях элементов комбинации; это конкретное использование сборки старых элементов будет очевидно любому специалисту в области механического применения. Сакраида против AG Pro, Inc. (1976)	время, прошедшее между предшествующим уровнем техники и датой подачи патента (Leo Pharm. Prods., Ltd. v. Rea, 726 F.3d 1346, 1350 (Fed. Cir. 2013))
Некоторое учение, предложение или мотивация в предшествующем уровне техники, которые побудили бы специалиста с обычной квалификацией изменить ссылку на предшествующий уровень техники или объединить ссылки на предшествующий уровень техники, чтобы прийти к заявленному изобретению. КСР, 2007 г.	Уровень техники не учитывает заявленное решение.
коммерческого успеха недостаточно (Sakraida v. AG Pro, Inc., 1976)	коммерческий успех (Грэм, 1966)
(почти) одновременное изобретение двумя или более независимыми изобретателями	Давно ощущаемая потребность в решении реальной проблемы, которая была признана в уровне техники или в отрасли (Грэм)

2006 г. по настоящее время: период после КСР

По состоянию на 2016 год, руководящие принципы для установления очевидности дела prima facie, принятые ВПТЗ США на основании решения KSR v Teleflex , следующие:

1. Объединение элементов предшествующего уровня техники в соответствии с известными методами для получения предсказуемых результатов;
2. Простая замена одного известного элемента на другой для получения предсказуемых результатов;
3. Использование известной техники для улучшения аналогичных устройств (методов или продуктов) таким же образом;
4. Применение известного метода к известному устройству (методу или продукту), готовому к усовершенствованию, для получения предсказуемых результатов;
5. «Очевидно, что нужно попробовать» - выбор из конечного числа идентифицированных, предсказуемых решений с разумным ожиданием успеха;
6. Известная работа в одной области деятельности может побудить к ее вариациям для использования либо в той же самой области, либо в другой, основанной на дизайнерских стимулах или других рыночных силах, если вариации предсказуемы специалисту в данной области;
7. Некоторое учение, предложение или мотивация в предшествующем уровне техники, которые побудили бы специалиста с обычной квалификацией изменить ссылку на предшествующий уровень техники или объединить ссылки на предшествующий уровень техники, чтобы прийти к заявленному изобретению.

Решение KSR подверглось критике, поскольку оно, по всей видимости, заменило требование неочевидности требованием непредсказуемости, что затруднило получение патентов в области предсказуемости и создало противоречие с некоторыми факторами Грэхема, такими как «неудачи». другие ".

На руководящие принципы Грэма и KSR Закон об изобретениях Америки не повлиял , несмотря на изменение общего правила 35 USC §103, которое определяет требование неочевидности, вступившее в силу 16 марта 2013 г .:

СТАРЫЙ

Патент не может быть получен, хотя изобретение не раскрыто или описано идентично, как указано в разделе 102 настоящего заголовка, если различия между предметом, запатентованным, и предшествующим уровнем техники таковы, что ПРЕДМЕТ В целом будет были ОЧЕРЕДНЫ В ВРЕМЯ, ЧТО ИЗОБРЕТЕНИЕ БЫЛО РАЗРАБОТАНО для специалиста, имеющего обычные навыки в области, к которой относится указанный предмет.

НОВЫЙ

Патент на заявленное изобретение не может быть получен, несмотря на то, что заявленное изобретение не раскрыто идентично, как изложено в разделе 102, если различия между заявленным изобретением и предшествующим уровнем техники таковы, что ЗАЯВЛЕННОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ в целом было бы очевидно, ДО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ДАТЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕННОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ лицу, имеющему обычные навыки в области, к которой относится указанный предмет.

Смотрите также

• Приоритетное право
• Вопрос Криппса

Рекомендации

дальнейшее чтение

• Тран, Джаспер (2014-15). «Время имеет значение: возраст предшествующего уровня техники делает вывод о неочевидности патента». Gonzaga Law Review . 50 : 189. SSRN  2562948 .
• Г. Кнеш, Оценка изобретательского уровня в процессе экспертизы и возражения в ЕПВ , epi Information 3/1994, стр. 95–101.

Внешние ссылки

• Европейская патентная конвенция
  • Статья 52 ЕПК.
  • Статья 56 ЕПК.
  • Руководство по экспертизе в ЕПВ , раздел g - vii («Изобретательский уровень»)
  • Мог-бы подойти
    • Руководство по экспертизе в ЕПВ , раздел g - vii , 5.3 («Возможный подход») и решение Технического апелляционного совета T2 / 83 от 15 марта 1984 г.